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如何处理专利侵权警告?

时间:2017-08-24 17:59来源:广东长昊律师事务所

     首先假定一种最常见的情况:中国企业甲在中国生产的产品A 出口到日本,通过代理店乙进行销售,拥有专利权的日本企业丙认为,该产品在日本的进口和销售侵犯了其日本专利权X。接下来,会发生怎样的状况?中国企业甲应该如何对应?

     警告书

     专利权人丙先向日本销售代理店乙发出认为其侵权的警告书,是最常见的处理方式,代理店乙会立即联系中国制造商甲,要求其立即进行处理。当然也有事前没有任何接触就突然接到法院诉状的情况(因为警告书并不是起诉的前提条件),这种情况笔者将在后续进行介绍。

     典型的警告书如,“上述日本企业拥有特许第某某号专利X,中国企业甲制造、代理店乙销售的产品A 侵害了上述专利权,对此请代理店乙在指定期限内(一般为2 周至一个月左右)给于书面答复。如果得不到有诚意的答复,我们将准备诉诸法律”,此外,也有可能提出立即中止进口和销售产品A 的要求。

     受到警告的企业甲,首先必须立即开展调查,尽早作出判断:专利权人丙的专利是否有效;产品A 是否属于该专利的保护范围。对于专利有效性,需要根据有关现有技术的检索结果和根据该检索结果得到的专家(通常指专利代理人)的意见进行判断。专利X 申请日前,如果产品A已经开始在世界上某处对一般消费者进行销售,那就可能成为专利X 的无效理由,在申请日前产品A 已经进口到日本,即使没有开始对一般消费者进行销售,中国企业甲(当然也包括日本代理店乙)也能够主张自己的先用权。其次,有关产品A 是否属于专利X 的保护范围的判断,不仅与该专利有关,还与现有技术有密切关系,因此通常在现有技术的检索之后进行。现有技术的检索以及专利有效性的判断通常需要1 个月的时间,产品是否侵权的判断通常也需要2 至3 周的时间。因此,即使收到警告书就立即开展工作,也不太可能如警告书要求的在2 周到一个月的时间内完成,但是无论如何必须在指定期限内对专利权人丙作一个答复,答复的内容可以是“对您提出的问题,我方正在调查确认中,请宽限一些时间”,当然最好能够指明能给出明确答复的时间。

    如果通过检索,发现了有关现有技术文献,是否要将此告知专利权人丙呢?这一步必须慎重考虑选择。如果所发现的文献非常强有力,使专利X 丧失新颖性,几乎可以确定无疑地无效专利X,笔者建议可以告知专利权人,宁可不提出无效宣告请求,而交换更加有利的条件,例如其他有效专利的无偿使用权等。但是,如果相关现有技术并没有把握将专利X 无效,笔者建议不要将此现有技术告知专利权人,因为专利权人丙如果得知此现有技术后,一般都会对此进行分析,为了不让自己的专利权无效,很有可能会针对此现有技术对自己的权利要求提出修改(日本专利法规定,即使在授权后专利权人也可随时对专利权利要求进行限制范围内的修改)。如果根据专利权人提出的现有技术,特许厅认可了其对保护范围的修改要求,之后使用相同现有技术的其他人再提出无效宣告请求时,在实务中,将修改后的专利权无效可能比较困难。

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